Производство несогласованной в договоре продукции с товарным знаком

Частым примером оспаривания является ситуация, когда не зарегистрированный, но используемый правообладателем товарный знак, официально зарегистрировало другое лицо. Итогом может послужить оспаривание со стороны официального правообладателя прав первоначального автора идеи.

Оснований для претензий может быть несколько. Например, нарушение договора об авторских правах, что не столь сложно. Или вот ещё пример: человек взял фотографию со стороннего ресурса, а не с ресурса автора, при этом никаких указаний на то, что фотография не авторская нет. Это также будет считаться нарушением авторских прав.

Досудебная претензия о нарушении авторских прав

Вышеуказанной статьей частично предусмотрены ограничения в сроках оспаривания до 5 лет со дня публикации сведений о госрегистрации ТЗ в официальном бюллетене. В основном же оспаривание производится в течение всего срока действия исключительного права на ТЗ.

1. Какое использование товарного знака признается использованием товарного знака другим лицом под контролем правообладателя для целей статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ, Кодекс)?

Справка по использованию товарного знака под контролем правообладателя (пункт 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации) (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 августа 2015 г. № СП-23/21)

Согласно пункту 2 статьи 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (заключено в г. Марракеше 15.04.1994, вступило в силу для Российской Федерации 22.08.2012 (далее — Соглашение ТРИПС)) использование товарного знака другим лицом под контролем владельца знака признается для целей сохранения в силе регистрации использованием товарного знака.

Обзор документа

При этом использование товарного знака другим лицом осуществляется по воле правообладателя в том числе в случае признания несостоявшимся предоставления права использования товарного знака из-за отсутствия государственной регистрации такого предоставления, а также в случае признания недействительным или незаключенным договора, содержащего условие о предоставлении права использования товарного знака.

Товарный знак, если он прошёл государственную регистрацию в федеральном институте промышленной собственности (в аббревиатурном написании ФИПС), может выступать объектом различных сделок. Кроме того, зарегистрированный товарный знак является активом предприятия, и в этом качестве должен быть поставлен на бухгалтерский и налоговый учёт. Только в этом случае он может перемещаться в гражданском обороте.

Отчуждение товарного знака

Лицензиар не вправе заключать подобные лицензионные договора с иными субъектами предпринимательской деятельности. Простая (неисключительная) лицензия предполагает передачу исключительных прав на брендовое обозначение в различном объёме. В этом случае у Лицензиара есть обеспеченная правом возможность заключать подобные договора с неограниченным кругом лиц.

Коммерческая концессия

В соответствии со спецификой использования брендовых обозначений в гражданском обороте законодатель ограничивает субъектный состав сделок с брендовыми обозначениями (товарными знаками и знаками обслуживания) субъектами предпринимательской деятельности. Это означает, что любая сделка в отношении товарного знака может заключаться только между юридическими лицами и частными предпринимателями, официально зарегистрированными в качестве ИП.

Это интересно:  Оплата Больничного Листа Матери Одиночки Есть Ли Ограничения По Дням

В судебной практике нашёл только случаи, когда арбитражные суды признавали отсутствие состава административного правонарушения (14.10 КоАП) в связи с наличием согласия правообладателя на производство товаров, промаркированных товарным знаком.

Вопрос в том, является ли «согласие правообладателя» (ст. 1487) предоставлением права на использование.
С одной стороны предоставление права на использование ТЗ осуществляется посредством заключения лицензионного договора. С другой стороны иногда бывает, что товары, отмеченные ТЗ, вводятся в оборот с разрешения правообладателя, но без заключения лицензионного договора. При импорте, если я не ошибаюсь, так и происходит?.

#8 ляля ляля —>

Ситуация аналогичная: лицо А производит и поставляет товар лицу Б, при этом на продукции размещает товарный знак, права на который принадлежат лицу В. Лицо В даёт письменное подтверждение того факта, что Б заказывает у А продукцию, промаркированную товарным знаком, с его ведома и согласия.

«…. 11.09.2016 в магазине «Сказка», расположенном по адресу: Севастополь, пр. Победы, д. 1А, в котором осуществляет деятельность предприниматель, был приобретен набор игрушек «Барбоскины», на упаковке которого присутствовали изображения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 464535, № 465517, № 472069, № 472182, № 472183, № 472184, № 464536, № 485545.

На­при­мер, сви­де­тель­ство на то­вар­ный знак, в ко­то­ром про­из­во­ди­тель или по­став­щик ука­зан в ка­че­стве пра­во­об­ла­да­те­ля, или ли­цен­зи­он­ный до­го­вор, по ко­то­ро­му про­из­во­ди­те­лю предо­став­ле­но право ис­поль­зо­ва­ния про­из­ве­де­ния при про­из­вод­стве про­дук­ции.

Вариант условия договора

При выборе товара в любой магазине мы всегда обращаем внимание на его красочную упаковку. В детских магазинах это товар, на ко­то­ром изоб­ра­же­н муль­тяш­ный пер­со­наж, герой книги или филь­ма. В иных магазинах практически все товары также имеют узнаваемые товарные знаки. И у всех этих объ­ек­тов есть пра­во­об­ла­да­тель — автор или дру­гое лицо, ко­то­ро­му при­над­ле­жит ис­клю­чи­тель­ное право на про­из­ве­де­ние или то­вар­ный знак.

В современном бизнесе, регистрация товарного знака и передача прав на его использование приобретают всё большую популярность. Владелец зарегистрированного знака имеет право распоряжаться им самостоятельно, при условии соблюдения требований действующего законодательства.

Договор уступки (отчуждения) товарного знака

Суть франчайзинга заключается в том, что владелец успешно работающего бизнеса (франчайзер) передает другой стороне (франчайзи) право вести деятельность по его технологиям и стандартам, с сопровождением его деятельности и оказанием поддержки.

Перечень документов для регистрации договора франчайзинга

  • договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации;
  • госпошлина за регистрацию договора составляет 13 500 рублей и может быть уплачена любой из сторон;
  • предоставить права на использование товарного знака можно только юридическим лицам и ИП;
  • лицензия по договору может быть исключительной (выдается только одному лицу) и неисключительной (можно выдать несколько лицензий разным лицам);
  • период действия лицензионного договора не должен превышать срок действия товарного знака (при отсутствии такого условия, договор считается заключенным на 5 лет);
  • право собственности на товарный знак остается у владельца (лицензиара) и если лицензиат (лицо, получившее лицензию), например, будет продавать товары (предоставлять услуги) с качеством ниже, чем у лицензиара, лицензионный договор может быть расторгнут досрочно;
  • в условиях договора необходимо прописать сведения о товарном знаке, перечень товаров (услуг), в отношении которых можно использовать лицензию, разрешенные способы использования знака, размер или порядок определения выплаты лицензионного вознаграждения.
Это интересно:  Ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы в отсутствии ответчика

Иностранная фирма обратилась в арбитражный суд с иском о прекращении нарушения прав на товарный знак и уничтожении канцелярских изделий, на которые он нанесен, поскольку уничтожение товарного знака невозможно без утраты потребительских свойств этой продукции.
Арбитражный суд, рассмотрев материалы дела, признал, что ответчик нарушил права истца на товарный знак и своим решением обязал ответчика прекратить незаконное его использование.
Арбитражный суд отклонил требование истца об уничтожении самого товара, поскольку такая мера ответственности не установлена статьей 46 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Товарищество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному обществу о прекращении нарушения прав на товарный знак. Ответчик, по утверждению истца, выпускает в хозяйственный оборот товары того же класса, используя тождественный товарный знак.
Акционерное общество не отрицало указанного обстоятельства, однако ссылалось на правомерность своих действий, поскольку выпускает товары с указанным обозначением в пределах количества, установленного договором, заключенным с истцом до регистрации этого обозначения в качестве товарного знака.
Арбитражный суд отказал в удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.
В соответствии со статьей 23 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» регистрация товарного знака не дает права его владельцу запретить использование этого товарного знака другим лицам в отношении товаров, которые были введены в хозяйственный оборот непосредственно владельцем товарного знака или с его согласия. Поэтому изготовление товара с использованием обозначения, зарегистрированного впоследствии в качестве товарного знака, не является нарушением прав на товарный знак, если оно осуществляется по ранее заключенному договору с владельцем товарного знака

Президиум Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации

Товарищество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском о запрещении акционерному обществу выпускать товары с товарным знаком, владельцем которого является истец на основании договора об уступке ему товарного знака третьим лицом.
Акционерное общество иск не признало, полагая, что сделка по уступке товарного знака ничтожна, так как создает искаженное представление о товаре и его изготовителе. В качестве доказательства акционерным обществом представлено предписание Департамента фармации, запрещающее товариществу реализацию товаров из-за их ненадлежащего качества.
Арбитражный суд отказал в иске.
Указанное решение по делу отменено, поскольку в соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» уступка товарного знака не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.
Изготовление продукции ненадлежащего качества новым владельцем товарного знака не может служить основанием для признания сделки по уступке товарного знака недействительной, так как условие о качестве товара не является содержанием такой сделки, в отличие от лицензионного договора.

Владелец зарегистрированного и действующего ТЗ может за плату передать все свои права на него или их часть третьим лицам – другому ЮЛ, ИП, ООО и пр. Передача ведется только на платной основе в форме гражданско-правового договора на:

Это интересно:  Как Взыскать Излишне Уплаченную Сумму За Невыполненные Работы

Суд считает, что отчет не является основанием для вычисления суммы компенсации за использование официального логотипа заявителя. Следовательно, не доказана сумма компенсации, нет доводов, которые позволили бы установить сумму в рамках искового заявления. Чтобы применить положение п.п. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, суду нужно предоставить основания для изменения суммы компенсации. Учитывая, что оценка стоимости не является основанием для определения суммы, суд первой инстанции не мог также изменить размер компенсации.

Что такое товарный знак?

В описываемой ситуации правообладатель дал Вам разрешение на введение в гражданский оборот товаров, в отношении которых действует защита его исключительного права. Ваша организация («ВАШЕ») заключило лицензионный договор (ст.1489 ГК РФ) с правообладателем и использовало товарный знак для оптовых продаж объекта, в отношении которого действует защита. Возможность распоряжаться этим знаком «ВАШЕ» зависит от договора, заключённого с правообладателем (лицензиаром), а также третьими лицами.

Всё это может нанести существенный урон имиджу компании правообладателя исключительных прав на товарный знак. К тому же в законе нет понятия «письмо-согласие», что может понести за собой гражданско-правовые и налоговые риски.

В условиях здоровой конкуренции, чтобы использовать чужой товарный знак, оформляется соглашение. Это позволит избежать проблем при размещении чужого обозначения и не принесёт вреда имиджу компании правообладателя.

Законодательное регулирование

Такое разрешение оправдано при разовом использовании обозначения, например, размещения логотипа на личном сайте в сети Интернет. При длительном сотрудничестве надёжнее будет заключение лицензионного договора.

В данной ситуации можно использовать текст статьи 467 ГК РФ. В ней оговорено, что продавец вправе поставить ассортимент по известным потребностям покупателя. Задача стороны покупателя – доказать, что во время подписания и исполнения договора эти потребности были известны поставщику. Для этого используются:

  • Описание отличительных признаков товара (марки, модели, виды, расцветки и т.д.);
  • Количество товара каждой разновидности;
  • Порядок определения ассортимента (необходим, если на момент заключения соглашения ассортимент не определен).

Ситуации риска

Чтобы ассортимент был признан конкретизированным по факту, следует использовать сопутствующую документацию – накладные на товар, заявки покупателя, и т.д. Если в них ассортимент указывается с достаточной конкретизацией, и описанием всех нужных признаков (артикулы каталога, и т.д.), условие будет признано конкретизированным по факту исполнения поставщиком заявки покупателя.

Письмо-согласие должно быть оформлено на фирменном бланке организации с указанием регистрационных данных обозначения, перечня товаров и услуг, которые будут им маркироваться, реквизитов обеих сторон и подписью лица, дающего согласие. Помимо этого стоит указать безвозмездность данного соглашения или размер вознаграждения, а также срок действия предоставления права использования товарного знака, не выходящего за рамки исключительного права на него.

В условиях здоровой конкуренции, чтобы использовать чужой товарный знак, оформляется соглашение. Это позволит избежать проблем при размещении чужого обозначения и не принесёт вреда имиджу компании правообладателя.

Законодательное регулирование

Сложно предсказать, какую сумму вознаграждения потребует правообладатель товарного обозначения за право использования. Каждый случай индивидуален и решается при помощи переговоров. ИНФОРМАЦИЯ! Согласие вполне реально получить и на безвозмездной основе, если ответственно и профессионально подойти к проведению переговоров.

Дарья У.
Оцените автора
Быстрое решение правовых вопросов